Contraffazione del marchio valido da parte del preutente del segno divenuto decettivo (Cass. civ. Sez. I n. 18683 del 09.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del preuso di un marchio di fatto non è incompatibile con l’accertamento della decettività del medesimo segno. La registrazione successiva dichiarata nulla per illiceità non estingue il diritto di preuso solo ove sia provato il venir meno della decettività; quando invece il segno risulti ingannevole sulla provenienza geografica del prodotto nel periodo di riferimento, il preutente non può invocare il preuso per sottrarsi al divieto di uso del marchio illecito. Ne consegue che l’uso protratto del segno decettivo integra contraffazione dei marchi validamente registrati da terzi, a prescindere dall’epoca in cui l’uso è iniziato. Il ricorso incidentale, dopo la riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, va soltanto depositato e non notificato.

Il Fatto

Un ente pubblico di un Paese estero, titolare di marchi registrati negli anni Novanta contenenti il nome di una celebre località birraria, agiva insieme a tre distributrici per far accertare l’illiceità dell’uso del segno da parte di una società nordamericana e ottenere il risarcimento dei danni. Il contenzioso, articolato in più filoni, approdava dopo una pronuncia di rinvio della Corte d’appello, che accoglieva la domanda di nullità per decettività della registrazione del 2004 del segno internazionale della società americana, respingendo le altre domande.

Le originarie attrici ricorrevano per cassazione deducendo sei motivi; la controparte resisteva con ricorso incidentale articolato in quattro motivi. La questione centrale riguardava il rapporto tra il giudicato sul preuso riconosciuto alla società americana e la decettività del segno accertata in altro giudizio.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla presunta errata collocazione temporale del preuso negli anni Trenta anziché Quaranta. Il motivo è inammissibile: l’esistenza e l’estensione temporale del diritto di preuso sono coperte da giudicato, formatosi con le pronunce degli anni 2000-2002, e la questione è ormai sottratta a sindacato. Ai fini della contraffazione rileva solo che il preuso sia sorto prima delle registrazioni di terzi, a prescindere dalla collocazione negli anni Trenta o Quaranta.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte d’appello aveva escluso la contraffazione sul presupposto che il riconosciuto preuso rendesse tecnicamente impossibile configurare l’illecito in capo alla società americana. La Suprema Corte ribalta l’impostazione: una volta accertato con statuizione irrevocabile che il segno usato e registrato è illecito perché originariamente ingannevole, l’uso del marchio decettivo da parte del preutente integra contraffazione dei marchi validamente registrati da terzi. Il preuso, in altre parole, non può prevalere sulla nullità del segno, né incidere sull’esistenza del diritto di esclusiva altrui.

La Corte richiama il principio enunciato in Cass. n. 2499/2018, che aveva ammesso la sopravvivenza del preuso alle declaratorie di nullità della registrazione per decettività, ma tale ipotesi è stata poi delimitata da Cass. n. 37661/2021 al solo caso del venire meno della decettività. Il giudice del rinvio di App. Roma n. 3796/2020 aveva invece escluso una riabilitazione del segno negli anni Duemila, escludendo il venir meno dell’ingannevolezza.

Ne deriva che il preuso non è opponibile quando il segno risulti essere stato decettivo proprio nel periodo di riferimento, né giova invocare, in chiave difensiva, l’art. 20, comma I, c.p.i., che attribuisce al titolare del marchio registrato il diritto di vietare ai terzi l’uso di segni identici o simili. Il preuso resta confinato alla funzione di privare di novità l’altrui registrazione successiva, funzione che non si estende alla tutela dell’uso di un segno illecito.

La Corte respinge il terzo motivo, relativo alla lamentata violazione delle norme eurounitarie sull’indicazione geografica protetta, rilevando che il diniego della tutela IGP era già coperto da giudicato nel rapporto tra le parti processuali originarie. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ne dichiara l’inammissibilità per non aver colto la ratio decidendi della pronuncia impugnata, fondata su di un giudicato di decettività e non su di una autonoma rivalutazione del merito. Accoglie infine il sesto motivo del ricorso principale in punto di inibitoria, il cui rigetto era stato motivato in modo inconferente con riferimento al procedimento cautelare. La sentenza viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.