Nessun onere di allegazione del problema tecnico sul titolare del brevetto (Cass. civ. Sez. I n. 17134 del 25.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’individuazione del problema tecnico che la soluzione inventiva oggetto del brevetto mira a risolvere e delle singole caratteristiche che la contraddistinguono spetta al giudice, da compiersi autonomamente alla luce della documentazione brevettuale e delle conoscenze della persona esperta del ramo. Non grava sul titolare del brevetto alcuno specifico onere di allegazione o di prova del problema tecnico, neppure nel giudizio di appello avverso la sentenza che abbia negato l’altezza inventiva del trovato, poiché la presunzione di validità che assiste i titoli di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 121, primo comma, c.p.i., riversa in ogni caso su chi impugna il titolo l’onere di provarne la nullità o la decadenza. L’interpretazione del testo brevettuale muove dal tenore delle rivendicazioni, che vanno lette anche alla luce della descrizione e dei disegni quali strumenti esplicativi, secondo i criteri fissati dall’art. 69, primo comma, Convenzione sul Brevetto Europeo.

Il Fatto

Due società propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che aveva respinto il loro gravame per la riforma della decisione del Tribunale locale. Quest’ultimo aveva rigettato le domande di contraffazione delle frazioni italiane di due brevetti europei, azionate nei confronti di un’altra società, e, in accoglimento della domanda riconvenzionale di quest’ultima, aveva dichiarato la nullità dei titoli brevettuali per difetto di altezza inventiva, riqualificandoli quali modelli di utilità ormai scaduti. La Corte territoriale ha confermato la decisione, escludendo la contraffazione dei modelli in difetto di prova della commercializzazione di macchine rientranti nelle privative nel periodo di validità delle stesse. Davanti alla Cassazione la questione riguarda gli oneri di allegazione gravanti sul titolare del brevetto la cui validità sia stata negata in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte territoriale aveva posto a carico delle appellanti l’onere di indicare specificamente, nel corpo del brevetto, il passaggio che rivelava il problema tecnico da risolvere, quale requisito formale della tutela dell’originalità negata dal primo giudice. Il Supremo Collegio rileva come la Corte d’appello abbia così introdotto un onere di allegazione che l’ordinamento non prevede.

Il percorso muove dall’art. 69, primo comma, Convenzione sul Brevetto Europeo, che fissa nei termini delle rivendicazioni i limiti della protezione, utilizzando descrizione e disegni per la loro interpretazione; l’art. 1 del Protocollo concluso a Monaco il 29 settembre 2000 definisce il punto di equilibrio tra equa protezione del titolare e ragionevole certezza del diritto dei terzi. Ne deriva che l’ambito di tutela muove dal testo delle rivendicazioni, interpretate con l’ausilio di descrizione e disegni quali strumenti esplicativi, secondo il criterio già affermato, anche per i brevetti nazionali, da Cass. n. 3013 del 2023, Cass. n. 22079 del 2019 e Cass. n. 6373 del 2019.

L’interpretazione del contesto brevettuale va condotta secondo la lente del tecnico medio del ramo, con criteri identici nei giudizi di validità e di contraffazione, e spetta al giudice. Poiché ha a oggetto l’accertamento della sussistenza e dell’ampiezza di diritti, non richiede una specifica allegazione o prova del titolare del brevetto: il giudice individua d’ufficio sia il problema tecnico sia le caratteristiche della soluzione inventiva.

La conclusione trova riscontro nella presunzione di validità dell’art. 121, primo comma, c.p.i., che, salvo il caso di decadenza per non uso, addossa a chi impugna il titolo l’onere di provarne la nullità. Non rileva che si tratti di presunzione semplice, poiché l’oggetto del giudizio non è la sua efficacia, bensì l’indebita applicazione a carico delle ricorrenti di un onere di allegazione insussistente. Né persuade la tesi della decisione resa per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.: la Corte d’appello ha rigettato il gravame nel merito, non per la prospettata causa di inammissibilità.

Il secondo motivo è inammissibile, perché presuppone una nullità per insufficiente descrizione che la sentenza impugnata non ha affermato. Accolto il primo motivo, i restanti restano assorbiti. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.