Brevetto europeo limitato: disegni e rivendicazioni nel giudizio di validità (Cass. civ. Sez. I n. 9248 del 08.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di brevetti, l’ambito di protezione è determinato dalle rivendicazioni, interpretate dal punto di vista dell’esperto del settore anche alla luce della descrizione e dei disegni, quali strumenti esplicativi. La presenza di incoerenze o contraddizioni tra rivendicazioni e disegni non conduce di per sé alla dichiarazione di invalidità del titolo: essa richiede un accertamento, da svolgersi secondo il parametro dell’esperto del settore, in ordine alla possibilità di individuare con chiarezza il contenuto dell’oggetto della protezione richiesta. La discrasia assume rilievo solo quando la sostanziale inutilizzabilità del disegno a fini interpretativi fa venir meno un utile elemento di individuazione dell’invenzione e determina l’assenza di chiarezza della rivendicazione. Ai provvedimenti dell’U.I.B.M. non è riconoscibile natura di prova privilegiata, non sussistendo la complementarità di tutele che giustifica tale qualificazione per gli accertamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Il Fatto

Due società titolari di frazioni italiane di brevetti europei convennero in giudizio una società concorrente e la sua distributrice, chiedendo l’accertamento della contraffazione e il risarcimento dei danni. Le convenute proposero domanda riconvenzionale di nullità delle privative, contestando la validità dei titoli e deducendo la non contraffazione dei prodotti commercializzati.

Il Tribunale dichiarò la nullità della frazione italiana di uno dei brevetti, come limitato in corso di causa, e respinse le domande di nullità dell’altro e di contraffazione. La Corte di appello di Torino confermò la decisione. Le società titolari proposero ricorso per cassazione con sei motivi; le controricorrenti resistettero e proposero ricorso incidentale con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il tema del valore probatorio dei provvedimenti dell’U.I.B.M., che avevano accolto l’istanza di limitazione amministrativa del brevetto. Il ricorso principale invocava per tali atti la natura di prova privilegiata, con valore di presunzione iuris tantum. Il motivo è inammissibile: il concetto è stato elaborato con riguardo agli accertamenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in ragione della complementarità tra tutela pubblicistica e privatistica. Tali caratteri sono estranei all’U.I.B.M., che opera quale unica autorità deputata all’esame della registrabilità, senza che sia ipotizzabile una simile complementarità di tutele.

La Corte ricorda poi che sui titoli di proprietà industriale vige una presunzione semplice di validità, con onere della prova contraria a carico dei terzi interessati e divieto di verifica officiosa della validità nel giudizio di contraffazione. La Corte di appello si è attenuta a tale principio, giungendo alla nullità all’esito della prospettazione dei motivi di invalidità e della loro fondatezza.

Il nucleo del provvedimento riguarda il rapporto tra rivendicazioni e disegni. L’art. 69, primo comma, Convenzione sul Brevetto Europeo stabilisce che i limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni, mentre descrizione e disegni servono a interpretarle. Il Protocollo di Monaco del 29 settembre 2000 esclude tanto la lettura puramente letterale, quanto la funzione meramente direttiva delle rivendicazioni, definendo una posizione intermedia di equa protezione del titolare e ragionevole certezza per i terzi.

La Corte di appello aveva fatto derivare l’invalidità dalla constatazione che il disegno allegato alla domanda non era ricompreso nel testo della rivendicazione come limitata. Tale conclusione non è coerente con i richiamati principi: la discrasia tra disegno e rivendicazione non conduce di per sé alla nullità, ma può assumere rilievo solo quando l’inutilizzabilità interpretativa del disegno determini l’assenza di chiarezza della rivendicazione. Spetta al giudice del rinvio la valutazione di validità sotto tale profilo. La Corte accoglie così il secondo e il terzo motivo, assorbendo il quarto.

Quanto al ricorso incidentale, è fondato il primo motivo: la Corte di appello, pur in presenza di un motivo di appello sul punto, si è limitata ad argomentare sulla novità, omettendo di esaminare l’altezza inventiva, autonomo e distinto requisito di validità. Il terzo motivo è inammissibile, poiché la doglianza si risolve in una critica alla valutazione probatoria rimessa al giudice di merito. Il quarto motivo, sulla concorrenza sleale per diffida, è infondato: correttamente è stata esclusa la responsabilità per difetto di colpa o dolo e per assenza di divulgazione a terzi.