Marchio rinomato, tutela ultramerceologica e motivazione per relationem (Cass. civ. Sez. I n. 1180 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il marchio che gode di rinomanza è protetto, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), c.p.i. e dell’art. 20, lett. c), c.p.i., a prescindere dal rischio di confusione: occorre solo un grado di somiglianza idoneo a far stabilire dal pubblico un nesso tra il segno e il marchio anteriore. I presupposti dell’indebito vantaggio e del pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà sono distinti e alternativi, non concorrenti, e ne basta uno. La sentenza di merito può essere motivata per relationem mediante rinvio a un precedente conforme dello stesso ufficio, anche di merito, purché ne indichi gli estremi e i passaggi essenziali in diritto e sussista la sovrapponibilità del caso. La misura inibitoria ex art. 124 c.p.i. è doverosa in caso di nullità del marchio per lesione o approfittamento di quello anteriore rinomato, prevalendo un pericolo potenziale o futuro.

Il Fatto

Una società titolare di marchi nazionali figurativi recanti la parola Zara, registrati per pasta e prodotti alimentari, è stata convenuta in giudizio dalla società titolare del marchio notorio ZARA, che ne ha chiesto la dichiarazione di nullità per mancanza di novità e il divieto d’uso. Il Tribunale, quale sezione specializzata in materia di impresa, ha rigettato le domande. La Corte di appello di Genova ha invece dichiarato la nullità dei marchi posteriori, disponendo l’inibitoria all’uso e una penale per ogni violazione futura del comando.

La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, contestando la motivazione per relationem, l’accertamento dell’indebito vantaggio, l’esclusione del giusto motivo, la formazione del giudicato interno e l’inibitoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce in premessa la nozione di marchio notorio: si tratta di un segno che, in uno specifico settore, ha raggiunto un significativo grado di conoscenza tra il pubblico ed è idoneo a contraddistinguere un produttore universalmente noto. Comune denominatore è la fama, cioè l’appartenere a un gruppo di marchi conosciuti indipendentemente dall’uso dei prodotti. Da qui una potenzialità ultramerceologica e la protezione supplementare non vincolata al giudizio di confondibilità.

Sul primo motivo, la Corte ritiene sufficiente, per motivare per relationem, indicare gli estremi della pronuncia richiamata e i passaggi essenziali in diritto, senza obbligo di ribadire gli argomenti con proprie parole. La tecnica è entrata nell’ordinamento positivo con la modifica dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. e si estende ai precedenti di merito: la motivazione del precedente diventa parte integrante della decisione. Nella specie il rinvio era pertinente, perché la questione giuridica affrontata era la stessa.

Il secondo motivo è dichiarato inammissibile: la doglianza mira a un riesame del merito, mentre la valutazione dell’indebito vantaggio è globale e di natura fattuale. La Corte richiama il criterio della Corte di giustizia secondo cui occorre un rischio futuro non ipotetico, che il titolare non deve attendere che si avveri.

Analogo esito per il terzo motivo, relativo al giusto motivo, anch’esso risolventesi in una rivisitazione del merito. Quanto al quarto, la Corte esclude il giudicato interno, trattandosi di mere argomentazioni e non di capo autonomo della decisione.

Infine, sul quinto motivo, la Corte riconosce l’assenza di motivazione sull’inibitoria, ma la ritiene doverosa in quanto conforme al dettato normativo e giustificata dal carattere preventivo della misura. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato raddoppiato.