Esame di novità del marchio mediante confronto astratto tra segni e prodotti (Cass. civ. Sez. I n. 280 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di novità del marchio, ai sensi dell’art. 12, primo comma, lett. d), c.p.i., impone un confronto in astratto tra i segni come registrati e i prodotti o i servizi indicati nelle rispettive registrazioni, a prescindere dall’uso effettivo e dalla notorietà del segno anteriore. Le modalità concrete di commercializzazione dei prodotti e l’intensità della conoscenza del marchio presso i consumatori non incidono, in linea di principio, sulla valutazione del rischio di confusione, potendo variare nel tempo secondo la volontà dei titolari. Diversa è la valutazione richiesta nel giudizio di contraffazione, dove l’accertamento del rischio di confusione è invece influenzato dall’uso e dalla percezione del marchio anteriore.

Il Fatto

Tre società statunitensi convenivano in giudizio il titolare di un marchio italiano, chiedendo l’accertamento della sua nullità per classi diverse dalla 35, la tutela del proprio segno come marchio forte o rinomato, l’accertamento della contraffazione di un marchio europeo e la condanna al risarcimento per concorrenza sleale. Il Tribunale accoglieva la domanda di nullità limitatamente alla classe merceologica 35, rigettando le altre.

La Corte di appello di Milano, riuniti gli appelli proposti da entrambe le parti, accoglieva quello del controricorrente e respingeva quello delle originarie attrici, escludendo ogni affinità funzionale tra i servizi di investigazione e recupero crediti e i capi di abbigliamento giovanile casual, e negando la ricorrenza dei requisiti di creatività del disegno ai fini della tutela ai sensi dell’art. 14, primo comma, lett. c), c.p.i. Le società propongono ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 12, lett. d), c.p.i., per avere la sentenza impugnata valutato l’affinità tra i segni in concreto, in relazione alle attività effettivamente esercitate, anziché in astratto, con riguardo ai prodotti e servizi rivendicati nelle rispettive domande di registrazione. La Corte ritiene il motivo fondato.

La disposizione richiamata riflette il principio espresso dall’art. 5 della Direttiva (UE) 2015/2436 e la disposizione analoga dell’art. 8 del Regolamento (UE) 2017/1001: occorre verificare se esista un rischio di confusione con il marchio anteriore in qualsiasi circostanza in cui il marchio richiesto, una volta registrato, potrebbe essere usato. Il confronto va quindi effettuato tra i segni come registrati e i prodotti o servizi indicati nelle rispettive registrazioni.

Ne deriva che le circostanze particolari in cui i prodotti sono effettivamente commercializzati non hanno, in linea di principio, alcun impatto sulla valutazione del rischio di confusione, perché possono variare nel tempo secondo la volontà dei titolari. Il giudizio di novità è dunque un giudizio in astratto, che prescinde dall’uso del segno e dalla sua notorietà, salvo il limite della decadenza per non uso.

Tale valutazione differisce da quella propria del giudizio di contraffazione, cui si riferiva la giurisprudenza richiamata nella sentenza impugnata e dal controricorrente, dove l’accertamento del rischio di confusione è influenzato dalle modalità di utilizzo e di percezione del marchio anteriore.

Il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. per avere la Corte territoriale escluso la rinomanza del marchio benché pacifica tra le parti, è inammissibile: la non contestazione deve emergere all’esito della definizione del thema decidendi, e non può attribuirsi rilevanza ad allegazioni contenute nella comparsa conclusione, estranea alla sua formazione. Il quarto motivo è parimenti inammissibile, poiché la sentenza ha escluso il diritto d’autore al solo fine di escludere la causa di nullità dedotta, senza pronunciarsi su una domanda autonoma. La sentenza è cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata alla Corte di appello di Milano.