Sospensione necessaria per pregiudizialità tra nullità e contraffazione del brevetto (Cass. civ. Sez. I n. 13923 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di brevetti, la pendenza contemporanea, in primo grado, di un giudizio di nullità e di un giudizio di contraffazione del medesimo titolo integra un’ipotesi di pregiudizialità tecnica che impone al giudice della contraffazione di sospendere il processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c. La questione di validità del titolo di proprietà industriale costituisce, infatti, antecedente logico-giuridico della domanda di contraffazione, con la conseguenza che la regola dell’art. 34 c.p.c., che consente la decisione incidentale della questione pregiudiziale, cede di fronte alla sospensione necessaria. Tuttavia, una volta intervenuta la pronuncia di prime cure sulla causa pregiudicante, la sospensione del giudizio pregiudicato non è più obbligatoria, ma può essere disposta in via facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., sulla base di una prognosi di stabilità della decisione impugnata.

Il Fatto

La società titolare di un brevetto europeo per un componente di motocicletta conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la società che commercializzava veicoli ritenuti riproduttivi del titolo, chiedendo l’accertamento della contraffazione della porzione italiana del brevetto.

La società convenuta, anziché proporre domanda riconvenzionale di nullità nel processo già pendente, instaurava davanti al Tribunale di Milano un autonomo giudizio per l’accertamento della nullità del medesimo brevetto. Il Tribunale di Roma, investito dell’istanza di sospensione, disponeva con ordinanza la sospensione necessaria del giudizio di contraffazione fino alla definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio milanese. Contro tale provvedimento la società attrice proponeva regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La ricorrente censurava la sospensione sotto tre profili: l’uso dilatorio dello strumento processuale, la dedotta insussistenza di un rapporto di pregiudizialità e l’inapplicabilità al caso dell’orientamento richiamato nell’ordinanza impugnata. La Corte esamina congiuntamente i motivi e li ritiene infondati.

Il Collegio ricostruisce l’evoluzione della giurisprudenza di legittimità. Le prime pronunce (tra cui Cass. n. 24859 del 2006 e Cass. n. 16830 del 2012) escludevano la sospensione, valorizzando la regola dell’art. 34 c.p.c. e la possibilità per il giudice della contraffazione di decidere incidenter tantum sulla validità. Tale indirizzo è stato superato dalla Cass. n. 15339 del 2016, secondo cui la pendenza del giudizio di nullità comporta la necessità di sospendere quello di contraffazione, non potendo il giudice risolvere la questione pregiudiziale in via incidentale.

Il principio è stato ribadito dalle pronunce successive (Cass. n. 9500 del 2019, Cass. n. 8690 del 2022, Cass. n. 33232 del 2019): la questione di validità del titolo ha natura pregiudiziale rispetto a quella di contraffazione e, in presenza di un giudizio di nullità pendente davanti ad altro ufficio, l’art. 295 c.p.c. opera come eccezione alla regola dell’art. 34 c.p.c.

La Corte richiama poi Cass. Sez. Un. n. 21763 del 2021, che ha escluso l’obbligatorietà della sospensione quando la causa pregiudicante sia definita con sentenza non passata in giudicato, ammettendo la sospensione solo in via facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. Da qui la precisazione decisiva: finché la causa pregiudicante pende in primo grado, la causa dipendente resta soggetta a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; negli sviluppi successivi la parte può attivarsi per la riassunzione, fermo il potere del giudice di mantenere lo stato di sospensione ex art. 337, comma 2, c.p.c.

Quanto alle obiezioni fondate sulle norme dell’Accordo ATUB, il ricorso non consente di stabilire se la questione sia stata sottoposta al Tribunale, tanto più che l’Accordo è entrato in vigore solo dal 1° giugno 2023. Il ricorso è quindi rigettato, con rimessione al merito della decisione sulle spese.