Registrazione del marchio altrui con consenso del titolare esclude la mala fede (Cass. civ. Sez. I n. 20068 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La registrazione di un marchio effettuata da un soggetto diverso dal titolare del segno anteriore preusato non integra la nullità per mala fede, ex art. 19, comma 2, cod. proc. ind., quando sia avvenuta con il consenso del titolare stesso, cui l’art. 19, comma 1, cod. proc. ind. riconosce il diritto di consentire ad altri la registrazione in sua vece. Il consenso alla registrazione del marchio di fatto preusato equivale a cessione del diritto alla registrazione, atto propedeutico e distinto dal trasferimento dei diritti sul marchio registrato, non soggetto a forma vincolata e non condizionato dalla trascrizione, che opera solo quale criterio di risoluzione dei conflitti tra più aventi diritto. Il relativo accertamento può fondarsi su presunzioni semplici, il cui apprezzamento è riservato al giudice di merito e censurabile, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., solo quando siano violati i paradigmi dell’art. 2729 cod. civ., non quando si prospetti una diversa ricostruzione del fatto.

Il Fatto

Una sas, poi dichiarata fallita, aveva promosso giudizio per accertare la nullità di un marchio denominativo registrato da una srl, sua socia accomandante fino al 2019 e a propria volta riconducibile al medesimo gruppo familiare. Il marchio era utilizzato di fatto dalla società in bonis fin dal 1974, ma era stato registrato dalla convenuta prima a livello nazionale e poi internazionale.

Il Tribunale aveva dichiarato la nullità per registrazione in mala fede, con finalità distrattiva in vista della crisi. La Corte d’appello aveva integralmente riformato la decisione, respingendo ogni domanda. Il Fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la controricorrente ha resistito.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi, attinenti alla ritenuta insussistenza della registrazione in mala fede e alla prova dell’accordo, sono trattati unitariamente. La Corte ricostruisce l’art. 19, comma 2, cod. proc. ind. quale norma di chiusura, invocabile solo in via residuale da chi non disponga già di un diritto anteriore tutelabile: essa protegge l’aspettativa alla registrazione e l’interesse al consolidamento della notorietà del segno.

Sul piano soggettivo, la giurisprudenza richiamata esclude che basti la conoscenza dell’altrui titolarità su altri mercati, ma ammette la tutela quando la registrazione avvenga abusando di rapporti qualificati tra registrante e aspirante titolare, in assenza di disciplina convenzionale. La Corte valorizza la presenza di una relazione qualificata, desumibile da elementi oggettivi e da situazioni di conflitto di interessi.

Nel caso concreto, la Corte territoriale ha ritenuto provato il consenso dei soci della società titolare del marchio di fatto alla registrazione operata dalla socia accomandante, con esclusione tanto dell’elemento soggettivo della mala fede quanto della stessa illiceità della condotta. L’art. 19, comma 1, cod. proc. ind. attribuisce al titolare avente diritto alla registrazione di un segno notorio il potere di consentirne a terzi la registrazione.

La Corte distingue poi l’oggetto dell’accordo: non il trasferimento di diritti su titoli di proprietà industriale, disciplinato dagli artt. 138 e 139 cod. proc. ind., ma l’attribuzione del diritto alla registrazione, mero atto propedeutico. Il negozio traslativo del marchio non è a forma vincolata e può risultare per facta concludentia; la trascrizione non è condizione di validità. La disciplina del marchio comunitario e quella della registrazione internazionale restano estranee al giudizio.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile: non emerge l’assoluta illogicità del ragionamento presuntivo e la censura investe un apprezzamento di fatto riservato al merito. Il quarto motivo, sulla nullità per difetto di novità, è anch’esso inammissibile, perché la domanda era stata respinta sulla premessa del consenso della titolare del marchio anteriore; l’azione di nullità, ex art. 122, comma 2, cod. proc. ind., è relativa e disponibile, salvi i casi di decettività. Il ricorso è respinto.