Il marchio registrato a San Marino non prevale sul marchio UE efficace in Italia (Cass. civ. Sez. 1 n. 21968 del 26.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di conflitto tra marchi, il riconoscimento reciproco dei titoli di privativa industriale previsto dall’art. 43 della Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato del 1939 tra Italia e Repubblica di San Marino, come interpretato dall’Accordo di interpretazione autentica del 2014, si applica esclusivamente alle usurpazioni e contraffazioni di titoli ottenuti mediante le rispettive procedure nazionali di registrazione. Sono pertanto esclusi da tale riconoscimento i titoli efficaci in uno dei due Stati attraverso le procedure previste da accordi o convenzioni internazionali, quali i marchi dell’Unione europea. Ne consegue che il titolare di un marchio registrato a San Marino non può opporre la propria privativa, nel territorio italiano, al titolare di un marchio UE registrato anteriormente, né invocare a tal fine l’art. 351 TFUE ovvero sollecitare il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, non venendo in rilievo alcun conflitto tra fonti ma solo l’interpretazione di un accordo bilaterale che ha circoscritto la propria operatività ai soli conflitti tra marchi nazionali. In materia di procura alle liti, l’attestazione notarile che ha verificato l’identità del firmatario e i suoi poteri di rappresentanza dell’ente consente di superare la mera discrasia tra i nomi indicati nel corpo dell’atto e nello spazio firma.

Il Fatto

Una società con sede a San Marino commercializzava in Italia capi di abbigliamento recanti un segno identico a un marchio registrato come marchio dell’Unione europea sin dal 1999 dalla società titolare del segno. La società sammarinese, avendo ottenuto una registrazione nazionale del medesimo segno nel 2017, eccepiva la validità del proprio titolo in forza della Convenzione di Buon Vicinato del 1939 con l’Italia e la conseguente inefficacia delle preesistenti registrazioni comunitarie.

Il Tribunale di Milano, in sede cautelare e poi di merito, accertava la contraffazione, condannando la società sammarinese al risarcimento dei danni. La Corte di appello di Milano rigettava l’appello, escludendo che il riconoscimento convenzionale potesse estendersi ai titoli efficaci in Italia tramite il sistema del marchio UE.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la violazione dell’art. 351 TFUE e del Regolamento (UE) 2017/1001, nonché l’omessa rimessione alla Corte di Giustizia. La censura è stata dichiarata inammissibile per non avere colto la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito non aveva affatto attribuito al marchio europeo una priorità invalidante sul marchio sammarinese, né aveva escluso la validità di quest’ultimo nel territorio italiano. La Corte territoriale aveva invece correttamente interpretato l’art. 43 della Convenzione del 1939, come precisato dall’Accordo di interpretazione autentica del 2014 (recepito a San Marino con decreto consiliare n. 217/2014), il quale ha circoscritto l’operatività della clausola di reciproco riconoscimento ai soli titoli ottenuti tramite le procedure nazionali dei due Stati, escludendo espressamente i titoli acquisiti attraverso accordi o convenzioni internazionali.

La Corte ha escluso l’operatività dell’art. 351 TFUE: la disposizione protegge i diritti derivanti da convenzioni anteriori all’adesione, ma nel caso di specie non veniva in rilievo alcun conflitto tra la Convenzione e il diritto dell’Unione. Il protocollo interpretativo del 2014 ha infatti risolto ogni possibile antinomia, limitando l’ambito del trattato bilaterale ai conflitti tra titoli nazionali. Il marchio sammarinese non si poneva quindi in rapporto di conflitto con il marchio UE, rendendo del tutto irrilevante il richiamo alla norma del TFUE e infondata l’esigenza di un rinvio pregiudiziale.

Quanto al primo motivo, relativo alla dedotta nullità della procura alle liti per l’illeggibilità della firma e per la discrasia tra i nomi del sottoscrittore, la Corte ha ritenuto il motivo ammissibile ma infondato. L’attestazione del notaio estero, che aveva verificato l’identità del firmatario e certificato l’apposizione della firma in sua presenza, unitamente al verbale assembleare depositato in giudizio, è idonea a superare ogni dubbio sull’identità del conferente e sulla sussistenza dei suoi poteri rappresentativi, escludendo qualsivoglia vizio della procura.

Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.