La retroversione degli utili non si cumula con il lucro cessante già liquidato a titolo di giusta royalty (Cass. civ. Sez. 1 n. 22413 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contraffazione del brevetto, il titolare del diritto leso che abbia ottenuto il risarcimento del lucro cessante – liquidato, ai sensi dell’art. 125, comma 2, c.p.i., nella misura della c.d. giusta royalty – può chiedere la retroversione degli utili ex art. 125, comma 3, c.p.i. solo nella misura in cui gli utili realizzati dal contraffattore eccedano il risarcimento già riconosciuto, essendo esclusa ogni duplicazione del ristoro. Il rimedio della restituzione degli utili, finalizzato a dissuadere dall’attività contraffattiva l’operatore economico più efficiente del titolare della privativa, non integra un autonomo titolo di danno cumulabile con quello risarcitorio, ma opera in alternativa o limitatamente alla quota eccedente.

Il Fatto

Una società, titolare della frazione italiana di un brevetto europeo per macchine da caffè, conveniva in giudizio alcuni soggetti, tra cui un proprio ex collaboratore e una società acquirente, chiedendo l’accertamento della contraffazione del brevetto, di atti di concorrenza sleale e di illecita utilizzazione di segreti commerciali, con condanna al risarcimento dei danni. I convenuti eccepivano la nullità del brevetto, proponendo altresì domande riconvenzionali. Il Tribunale accertava la contraffazione della c.d. “testina Cini”, condannava i convenuti al risarcimento del danno ex art. 125, comma 2, c.p.i. nella misura della giusta royalty, escludendo importi a titolo di retroversione degli utili, e risolveva per inadempimento dell’attrice il contratto di fornitura, condannandola al risarcimento. La Corte d’appello di Torino confermava integralmente la decisione. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione la società soccombente.

La Motivazione della Corte

La Corte di legittimità ha esaminato preliminarmente il primo motivo di ricorso, con cui si deduceva l’omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., sulla domanda di condanna della società acquirente alla restituzione degli utili di cui all’art. 125, comma 3, c.p.i. Richiamati i principi espressi da Cass. Sez. 1, n. 31170 del 2023, secondo cui il danno da perdita di valore del titolo di privativa è commisurato alle royalties non percepite ma non può essere cumulato con la retroversione degli utili conseguiti dal contraffattore nel medesimo arco temporale, la Corte ha rilevato che il giudice d’appello aveva richiamato la motivazione della sentenza di primo grado. Tale pronuncia aveva espressamente escluso la debenza di alcun importo a titolo di retroversione, risultando l’utile del contraffattore inferiore alla giusta royalty già riconosciuta. Il richiamo alla decisione di prime cure ha quindi escluso il vizio di omessa pronuncia.

Quanto al secondo motivo, concernente l’asserita omissione sulla richiesta di condanna dell’ex collaboratore secondo il criterio della giusta royalty per le testine vendute sfuse, la Corte ha ritenuto il motivo infondato, avendo la Corte territoriale espressamente valutato la congruità del valore stabilito dal Tribunale in adesione alle risultanze della consulenza tecnica. La Corte ha precisato che la censura, pur formulata come omessa pronuncia, mirava in realtà ad una inammissibile rivalutazione del merito, non potendo il giudizio di legittimità trasformarsi in un ulteriore grado di merito, come affermato dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019 e dalla giurisprudenza ivi richiamata.

Sul terzo motivo, relativo alla dedotta apparenza della motivazione in punto di risarcimento del danno da risoluzione contrattuale, la Corte ha ribadito che il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando le argomentazioni siano inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, citando Cass. Sez. 1, n. 1986 del 2025. Nel caso di specie, la motivazione è stata ritenuta esistente, avendo la Corte d’appello espressamente valutato le doglianze sulla quantificazione del danno, aderendo alle conclusioni della consulenza contabile circa la gravità e la reiterazione degli inadempimenti della società. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente.