Tutela del marchio rinomato e indebito vantaggio nella brand extension (Cass. civ. Sez. I n. 1153 del 17.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il marchio che goda di rinomanza è tutelato anche per prodotti o servizi non affini, ai sensi dell’art. 12, comma 1, lett. e), cod. prop. ind., quando l’uso del segno posteriore, privo di giusto motivo, tragga indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio anteriore o rechi pregiudizio agli stessi. La valutazione dell’indebito vantaggio richiede un esame globale di tutti i fattori pertinenti, tra cui l’intensità della notorietà, il grado di carattere distintivo, la somiglianza tra i segni e la prossimità dei prodotti o servizi. La notorietà non presuppone prodotti di lusso né esclusività del segno. Integra approfittamento la modifica del marchio posteriore che, eliminando gli elementi di distinzione, lo renda confondibile con quello rinomato.

Il Fatto

La società titolare del marchio europeo ZARA convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Bologna, un’impresa alimentare per ottenere l’accertamento della nullità del marchio nazionale figurativo di quest’ultima, registrato per prodotti e servizi di più classi, per mancanza di novità in ragione della rinomanza del marchio anteriore. Il tribunale, dichiarata la propria incompetenza, rimise la causa alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Genova.

Con sentenza di primo grado fu dichiarata la nullità parziale del marchio posteriore, limitatamente a una sola classe merceologica. La corte d’appello, su gravami principale e incidentale, accolse l’impugnazione della titolare del marchio anteriore e dichiarò la nullità del marchio posteriore anche per le restanti classi, rigettando l’appello incidentale dell’impresa alimentare. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove da alcune premesse generali. Il marchio notorio è tale perché conosciuto dalla generalità del pubblico e gode di una protezione supplementare, non vincolata a un giudizio di confondibilità. Non è necessario che contraddistingua prodotti di lusso: la sua potenzialità ultramerceologica deriva dalla fama, che lo rende riconoscibile anche su prodotti non tipici della categoria originaria.

Il primo motivo è respinto. La corte territoriale aveva ravvisato l’indebito vantaggio in un comportamento significativo: il titolare del marchio posteriore aveva rinunciato alla componente denominativa “pasta” e agli elementi grafici che lo distinguevano, rendendo il proprio segno confondibile con quello rinomato. Tale sola argomentazione, logicamente sufficiente, giustifica l’applicazione dell’art. 12, lett. e), cod. prop. ind. Chi modifica il proprio marchio per renderlo simile a uno notorio non può che essere mosso da ragioni di approfittamento.

La Corte ribadisce che il giudizio di indebito vantaggio impone una valutazione globale, in linea con la giurisprudenza comunitaria. Il giudice di merito individua le fonti del proprio convincimento e valuta le risultanze processuali; il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un nuovo grado di merito. Il vizio dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto con specifiche argomentazioni, non con la mera contestazione degli accertamenti fattuali.

Il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: non individua i documenti di cui si contesta l’ingresso, né dimostra l’insufficienza delle prove già acquisite. Il terzo motivo, nella parte in cui lamenta un vizio motivazionale, non rispetta gli oneri di allegazione richiesti da Cass., SU, n. 8053 del 2014; la corte d’appello ha correttamente applicato i criteri del giudizio di interferenza tra marchi, basati sul confronto con il ricordo imperfetto del marchio anteriore.

Il quarto motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi: nel valorizzare l’eliminazione del termine “pasta”, la corte non ha attribuito valenza distintiva a un termine generico, ma ha considerato un’evoluzione oggettiva del marchio. Il quinto motivo è respinto: un marchio notorio va protetto da tutte le registrazioni che sottendano un intento approfittatorio. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.