Marchio di rinomanza e nome notorio: no al giusto motivo automatico (Cass. civ. Sez. I n. 18675 del 08.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La notorietà del nome civile o del segno usato in campo artistico, ex art. 8, terzo comma, cod. proc. ind., individua soltanto i soggetti legittimati a chiedere la registrazione e riserva a essi lo sfruttamento commerciale della notorietà acquisita, ma non disciplina i conflitti con i marchi anteriori, che restano regolati dalle norme ordinarie. Di conseguenza, la mera circostanza che il marchio richiesto corrisponda al nome notorio del richiedente non integra automaticamente il giusto motivo idoneo a superare l’impedimento alla registrazione per conflitto con un marchio di rinomanza. Il giudice deve accertare, in via prognostica e in concreto, il serio rischio di indebito vantaggio o di pregiudizio, valutando l’intensità della notorietà, il grado di distintività del marchio anteriore, la somiglianza dei segni e la prossimità dei prodotti o servizi. Il giusto motivo presuppone, inoltre, che il segno sia stato usato anteriormente al deposito del marchio anteriore e in buona fede, con uso serio ed effettivo.

Il Fatto

Una società titolare di marchi nazionali ed europei di rinomanza nel settore automobilistico propone opposizione alla domanda di registrazione di un marchio corrispondente al patronimico di una imprenditrice, depositaria del segno per prodotti e servizi di più classi. L’Ufficio italiano brevetti e marchi accoglie l’opposizione in ragione della rinomanza dei marchi anteriori, riconoscendo una tutela rafforzata anche a prescindere dal rischio di confusione.

La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio accoglie invece il reclamo della richiedente, ritenendo che il segno corrisponda al nome della titolare divenuto notorio in campo artistico e musicale, dunque registrabile ex art. 8 cod. proc. ind., e che l’uso del patronimico non consentisse di trarre indebito vantaggio dalla rinomanza altrui. La società titolare dei marchi anteriori ricorre allora per cassazione, deducendo l’omessa pronuncia sul rischio di confusione e il travisamento della disciplina del giusto motivo.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il primo motivo, di natura processuale. La società opponente aveva fondato l’opposizione anche sull’assenza di novità ex art. 12, primo comma, lett. d), cod. proc. ind., motivo ritenuto assorbito dall’Ufficio e riproposto in via subordinata dinanzi alla Commissione. Quest’ultima ha però omesso di pronunciarsi, concentrando l’esame sul diverso parametro di cui alla lett. e). Né può ritenersi che l’esclusione del difetto di novità rispetto al marchio notorio implichi un implicito esame del rischio di confusione: la Commissione ha anzi riconosciuto la somiglianza tra i segni, senza accertare l’affinità dei settori merceologici.

Quanto ai restanti motivi, esaminati congiuntamente, la Corte richiama la giurisprudenza europea sull’indebito vantaggio: la registrazione è impedita quando sussista un serio rischio di parassitismo o di diluizione del marchio anteriore, secondo una valutazione complessiva che consideri l’intensità della notorietà, il grado di distintività, la somiglianza dei segni e la prossimità dei prodotti o servizi. Tanto più forte è la rinomanza e immediata l’evocazione, tanto più elevato è il rischio.

La Commissione ha invece fondato il rigetto su due elementi — la genesi della notorietà in ambito civile del segno e il suo prospettato sfruttamento commerciale — inidonei a escludere il rischio di condotte parassitarie. Del tutto mancante è la valutazione degli elementi concludenti e quella relativa all’assenza di pregiudizio al carattere distintivo o alla rinomanza del marchio anteriore.

Infine, la Corte precisa che il giusto motivo può collegarsi anche agli interessi soggettivi del terzo, ma richiede un bilanciamento tra la funzione del marchio anteriore e la disponibilità dei segni per gli altri operatori. Esso presuppone che il segno sia stato usato prima del deposito del marchio anteriore e in buona fede, con uso serio ed effettivo e non contestato dal titolare anteriore. La Commissione non ha verificato tali condizioni, limitandosi a valorizzare la notorietà artistica del nome.

Sul punto la Corte chiarisce il senso dell’art. 8, terzo comma, cod. proc. ind.: la norma individua i soggetti legittimati a registrare e coloro che possono sfruttare commercialmente la notorietà, ma non regola i conflitti con i marchi già registrati. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Commissione, in diversa composizione, anche per le spese.