Litisconsorte necessario ex art. 122 c.p.i. il precedente titolare del marchio (Cass. civ. Sez. I n. 265 del 07.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di nullità o di decadenza di un titolo di proprietà industriale deve essere esercitata nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali titolari del titolo. L’art. 122, comma 4, c.p.i., come modificato dall’art. 54 del d.lgs. n. 131/2010, non consente di escludere dal novero dei litisconsorti necessari i soggetti che abbiano ceduto i diritti sul titolo, poiché essi restano iscritti nel registro «in quanto titolari» e sono portatori di interessi patrimoniali qualificati, dipendenti dalla validità del titolo. Non sussiste disparità di trattamento tra titolari attuali e originari. Nel giudizio di nullità del marchio è parte necessaria anche l’originaria titolare della privativa, ancorché il diritto sia stato nel frattempo trasferito.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto più marchi di impresa. Una società ha agito avanti al Tribunale di Roma nei confronti del titolare di un’impresa agricola individuale, domandando l’accertamento della nullità parziale di due marchi di titolarità di quest’ultimo, per carenza del requisito della novità rispetto a un proprio marchio anteriore, acquisito per cessione trascritta presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Il convenuto ha proposto domanda riconvenzionale di nullità di altri marchi della società attrice.

Un secondo giudizio, introdotto dalla società avanti al Tribunale di Milano per contraffazione e concorrenza sleale, è stato riassunto avanti al Tribunale di Roma e riunito al primo. Il Tribunale ha rigettato le domande dell’attrice e, in parziale accoglimento della riconvenzionale, ha dichiarato la nullità di due marchi della società. La Corte di appello di Roma ha annullato la sentenza per la mancata partecipazione al giudizio dell’originaria titolare della privativa, ritenuta parte necessaria. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo il ricorrente censura la violazione dell’art. 122, comma 4, c.p.i. e degli artt. 102 e 354 c.p.c., sostenendo che titolari del diritto di proprietà industriale sarebbero soltanto i soggetti investiti dei diritti attuali sul titolo, con esclusione dei precedenti titolari. Il motivo è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., non ravvisandosi ragioni per un ripensamento della giurisprudenza di legittimità.

La Corte ricostruisce il quadro normativo. In base all’art. 122, comma 4, c.p.i., l’azione di nullità o decadenza di un titolo di proprietà industriale si esercita nel contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel registro quali titolari, i quali sono litisconsorti necessari. La precisazione riferita alla situazione di titolarità si deve al decreto correttivo del 2010, che ha modificato la norma e ne ha previsto l’applicazione ai procedimenti in corso.

Secondo la giurisprudenza richiamata, l’aggiunta «in quanto titolari di esso» non comporta l’esclusione di coloro che abbiano ceduto i diritti sul titolo: si tratta pur sempre di soggetti iscritti nel registro «in quanto titolari», portatori di interessi patrimoniali qualificati e dipendenti dalla validità del titolo, che resterebbero altrimenti vulnerati da una declaratoria resa in un giudizio di cui non abbiano avuto conoscenza. La Corte richiama Cass. n. 13915 del 2014 e, in senso conforme, Cass. n. 31932 del 2019, osservando che la norma non innova rispetto al passato, come già emergeva dalla lettura dell’art. 78 r.d. n. 1127/1939 offerta da Cass. n. 8564 del 1991. L’intervento emendativo del 2010 ha invece fugato le incertezze sull’inventore, mero titolare del diritto di paternità, richiamando Cass. n. 5963 del 2019.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 112 e 354 c.p.c., sostenendo che l’integrazione del contraddittorio andava disposta solo per la domanda relativa al marchio anteriore, con separazione dei giudizi. Anche tale motivo è inammissibile. Quanto ad alcuni marchi, il Tribunale ne aveva dichiarato inammissibili le domande riconvenzionali e tale statuizione non risulta impugnata, formandosi il giudicato interno. Quanto agli altri, la scelta della Corte di appello di non separare le cause rientra nel potere discrezionale del giudice ex art. 104 c.p.c., incensurabile in sede di legittimità. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese.