Preuso locale del marchio e convivenza con registrazioni anteriori (Cass. Sez. 1, n. 21954/2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di preuso di un marchio non registrato, ai sensi dell’art. 2571 c.c. e dell’art. 12 del Codice della Proprietà Industriale, consente al preutente di continuare ad utilizzare il segno nei limiti dell’uso anteriore, anche in presenza di una successiva registrazione da parte di terzi, purché tale preuso si sia concretizzato in un ambito territoriale circoscritto e non abbia acquisito notorietà nazionale. La registrazione del marchio da parte di un terzo non preclude al preutente locale la facoltà di continuare ad usare il segno nel territorio in cui lo ha effettivamente utilizzato prima della registrazione, fermo restando che tale facoltà non si estende alla registrazione del marchio stesso, che rimane riservata al titolare della registrazione nazionale. L’onere di provare la notorietà nazionale del proprio preuso grava su chi lo invoca, e in mancanza di tale prova, il preuso locale legittima la convivenza tra il segno registrato e il segno preusato nel limitato ambito territoriale.

Il Fatto

La storica pizzeria “da Michele” di Napoli, aperta nel 1870, titolare di registrazioni di marchi comprendenti il segno “Michele” e “da Michele” sin dal 2002, conveniva in giudizio una pizzeria di Senigallia che utilizzava la denominazione “Al Vicoletto da Michele” dal 1993 e che nel 2014 aveva registrato il marchio “Michele”. L’attrice chiedeva la cessazione dell’uso del segno, la modifica della denominazione sociale e il risarcimento dei danni, eccependo la nullità del marchio registrato dalla controparte per difetto di novità.

Il Tribunale e la Corte d’Appello di Ancona rigettavano le domande, riconoscendo il preuso locale del segno “da Michele” da parte dei convenuti nel territorio di Senigallia, anteriormente alle registrazioni dell’attrice, e ritenendo legittimo l’uso locale nonostante le registrazioni successive. L’Antica Pizzeria Da Michele proponeva ricorso per cassazione, deducendo la nullità del marchio registrato dalla controparte per difetto di novità, la violazione delle norme sul preuso e il richiamo a una norma abrogata.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del preuso locale. In ordine al primo motivo, ha dichiarato inammissibile la censura sulla nullità del marchio registrato dalla controparte, rilevando che la Corte d’Appello aveva ritenuto inammissibile tale domanda perché non specificata nelle sue fattispecie di nullità ex artt. 7 e 12 CPI, e che le ricorrenti non avevano contestato tale ratio decidendi.

Quanto al secondo motivo, riguardante il preuso locale, la Cassazione lo ha dichiarato infondato, richiamando l’art. 2571 c.c. e l’art. 12, comma 1, lett. a, CPI, secondo cui il preutente può continuare ad usare il segno non registrato “nei limiti in cui anteriormente se n’è valso”, anche dopo la registrazione da altri ottenuta. La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse correttamente accertato che i convenuti utilizzavano il segno “da Michele” a Senigallia sin dal 1993, anteriormente alle registrazioni delle ricorrenti (2002), e che le ricorrenti non avevano provato che il proprio preuso (prima del 2002) avesse notorietà nazionale, limitandosi a un ambito locale campano. La Cassazione ha quindi escluso che le registrazioni successive potessero travolgere il diritto dei convenuti a continuare l’uso locale del segno.

Per il terzo motivo, relativo al richiamo di una norma abrogata (art. 9 R.D. 929/1942), la Cassazione lo ha dichiarato inammissibile per difetto di decisività, rilevando che la sentenza impugnata si fondava anche sull’art. 2571 c.c., non abrogato, e che la motivazione poteva essere corretta con il richiamo all’art. 12 CPI. Ha quindi respinto il ricorso e condannato le ricorrenti al pagamento delle spese.

Implicazioni Pratiche

1. Prova della notorietà nazionale per il preuso: L’avvocato che assiste il titolare di un marchio di fatto, il quale intenda opporsi all’uso locale del medesimo segno da parte di un preutente locale, deve fornire la prova che il proprio preuso aveva acquisito notorietà nazionale prima della registrazione o prima dell’inizio dell’uso altrui; in difetto, il preuso locale della controparte è legittimo e può coesistere con il marchio registrato, limitatamente al territorio in cui è stato esercitato.
2. Specificità della domanda di nullità del marchio: Per chiedere la nullità di un marchio registrato, l’attore deve indicare specificamente la fattispecie di nullità prevista dal Codice della Proprietà Industriale (artt. 7, 12, 25 CPI), e non può limitarsi a una generica allegazione di difetto di novità; la mancata specificazione rende la domanda inammissibile e preclude l’esame nel merito.
3. Ambito territoriale del preuso: Il diritto di preuso locale è limitato al territorio in cui il segno è stato effettivamente utilizzato, e non si estende ad altre località; il titolare del marchio registrato può agire per la contraffazione al di fuori di tale ambito, ma non può impedire l’uso del segno nel territorio in cui il preuso era già consolidato.

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