La preclusione per coesistenza opera anche per le famiglie di marchi (Cass. civ. Sez. 1 n. 12783 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio della c.d. preclusione per coesistenza opera non solo con riferimento al singolo marchio di cui sia chiesta la registrazione, ma anche allorché l’uso simultaneo e prolungato riguardi il cuore del marchio, come riportato in una pluralità di segni avvinti dalla situazione nota come famiglia di marchi o marchi seriali. La pacifica convivenza poliennale tra segni può radicare la consapevolezza, presso il pubblico, della differente provenienza dei prodotti o servizi, escludendo il rischio di confusione e il conseguente pregiudizio alla funzione distintiva del marchio di cui viene richiesta la tutela. La buona fede richiesta dalla giurisprudenza unionale assume il connotato della correttezza nella condotta imprenditoriale, non consistente in una strategia commerciale sleale verso il titolare del segno identico o simile, e può essere desunta in via presuntiva dalla prolungata coesistenza dei segni. L’accertamento della coesistenza pacifica, dell’uso ininterrotto del segno e della sua capacità distintiva costituisce giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava dinanzi alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi la decisione con cui l’UIBM aveva respinto la domanda di registrazione del marchio “RTL 102.5 DOC” presentata dalla società concorrente, accogliendo l’opposizione fondata sull’esistenza di un rischio di confusione con i marchi della ricorrente medesima.

La Commissione, in riforma del provvedimento, aveva ritenuto che la prolungata coesistenza di due famiglie di marchi aventi in comune il lemma “RTL” avesse fatto venire meno il requisito essenziale del pericolo di confusione, applicando il principio della c.d. preclusione per coesistenza. Avverso tale sentenza la società soccombente proponeva ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 136-terdecies d.lgs. n. 30/2005, deducendo plurimi motivi di violazione di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha innanzitutto rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della ricorrente, risultando dalla documentazione prodotta ex art. 372 c.p.c. la sua nuova denominazione sociale.

Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso che il principio della preclusione per coesistenza operi soltanto con riguardo al singolo marchio di cui sia chiesta la registrazione. Richiamata l’origine unionale del principio, affermato dalla Corte di giustizia nella causa C-482/09, la Suprema Corte ha osservato che la regola fa leva sull’inesistenza del rischio di confusione in virtù della lunga coesistenza e convivenza pacifica delle attività imprenditoriali sotto i rispettivi segni commerciali. Una volta accolta tale regola, essa non può che essere estesa, per identità di ratio, alla situazione in cui il rischio di confondibilità sia escluso perché riguarda una pluralità di marchi, tutti coesistenti da lungo tempo, riconducibili alla stessa impresa e avvinti dal medesimo “cuore” distintivo. La Corte ha quindi ritenuto che l’istituto della famiglia di marchi possa essere utilizzato non solo per ampliare il giudizio di confondibilità, ma anche per restringerlo, essendo la fattispecie suscettibile di essere inserita in qualsiasi contesto la contempli.

In ordine al secondo motivo, la Corte ha escluso che la buona fede richiesta dalla giurisprudenza unionale sia inaccertabile nella sede amministrativa. La nozione rilevante è quella di honest concurrent use, che assume il connotato della correttezza nella condotta imprenditoriale. La presunzione di buona fede non è stata collegata alla qualità di titolare del marchio posteriore, ma è stata fondata sulla prolungata coesistenza di due famiglie di marchi per circa un trentennio, quale elemento presuntivo di libera valutazione, ravvisato nell’assenza di condotta scorretta e sleale. Trattandosi di accertamento in fatto, esso è insindacabile in sede di legittimità.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, non cogliendo la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva ricavato in via presuntiva la buona fede dall’uso ultradecennale del segno senza indagare sulla denunciata nullità della prima registrazione, oggetto del giudizio ordinario pendente dinanzi ad altro giudice. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione impugnata e condannando la ricorrente al pagamento delle spese.