La denominazione sociale non può essere trasferita con la licenza del marchio (Cass. civ. Sez. I n. 11004 del 26.04.2023)

Principi di diritto (Massima)
La denominazione sociale di una società di capitali, investendo la sua funzione distintiva la stessa soggettività della società, non può formare oggetto di autonoma circolazione, neppure unitamente all’azienda, in quanto bene immateriale indisponibile, al pari del nome civile delle persone fisiche. Il trasferimento del marchio e la successiva concessione in licenza d’uso del segno non comportano, di per sé, la cessione del diritto sulla denominazione sociale, ancorché quest’ultima contenga il medesimo elemento distintivo del marchio. Il principio di unitarietà dei segni distintivi di cui all’art. 22 c.p.i. non detta alcuna regola sulla circolazione dei diversi segni, ma opera soltanto sul piano della protezione, al fine di evitare rischi di confusione per il pubblico. Il marchio internazionale, infine, non costituisce un marchio sovranazionale, ma un fascio di esclusive nazionali soggette al principio di territorialità, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice italiano sulle domande di rivendicazione relative alle frazioni estere.

Il Fatto

La società, attiva nel settore della consulenza strategica, aveva convenuto in giudizio la società titolare dei marchi patronimici e la persona fisica che ne era socio, chiedendo l’accertamento della titolarità della propria denominazione sociale e della non contraffattorietà del segno “TEH-A”. I convenuti, in via riconvenzionale, avevano dedotto l’inadempimento del contratto di licenza stipulato all’indomani della scissione parziale, chiedendo il trasferimento dei marchi registrati dalla società attrice e il risarcimento dei danni. La Corte d’appello, riformando parzialmente la sentenza di primo grado, aveva accertato che il diritto della società di utilizzare il segno nella propria denominazione sociale avesse carattere derivativo dalla licenza, ordinando il trasferimento delle registrazioni del marchio e condannando la società al risarcimento dei danni. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’indisponibilità della denominazione sociale.

La Motivazione della Corte

La Corte, esaminati congiuntamente i primi sette motivi, ha affermato che la denominazione sociale non può essere oggetto di autonoma circolazione, neppure unitamente all’azienda, in quanto investe la funzione distintiva della stessa soggettività della società. Il richiamo operato dall’art. 2567 cod. civ. non include l’art. 2565 cod. civ. in tema di trasferimento della ditta, a conferma della diversa natura del segno: la cessione dell’azienda non estingue la persona giuridica, la cui continuità è preservata proprio dal mantenimento della denominazione.

La Corte ha escluso che la scissione parziale, avente effetti traslativi limitatamente ai beni inclusi nel patrimonio attribuito, avesse potuto trasferire la denominazione sociale, non contemplata nel progetto di scissione. Ha inoltre rilevato che la contiguità cronologica degli atti negoziali non può autorizzare l’elusione delle norme imperative sulla circolazione del nome sociale, né i patti parasociali, riferibili ai soci e non alla società, possono valere come riconoscimento di diritti a terzi.

Quanto alla registrazione del marchio “TEH-A”, la Corte ha ritenuto che le clausole contrattuali richiamate non fossero applicabili al segno, visibilmente diverso, sul piano grafico, fonetico e concettuale, dai marchi patronimici: il segno rappresentava l’acronimo della nuova denominazione sociale, rimasta nella titolarità della società, in difetto di dimostrato trasferimento della distinta ditta sociale ai sensi dell’art. 2565 cod. civ.

In ordine al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto infondato il motivo concernente la tardività dell’appello incidentale, non ravvisando i presupposti per la rimessione in termini e avendo il decreto presidenziale un tenore complessivo non ambiguo. Ha altresì respinto il motivo sulla giurisdizione, affermando che, per il marchio internazionale, vige il principio di territorialità: la registrazione internazionale dà vita a un fascio di esclusive nazionali, con la conseguenza che la domanda di rivendicazione, ai sensi dell’art. 118 c.p.i., relativa alle frazioni estere, esula dalla giurisdizione del giudice italiano, senza che ricorra un’ipotesi di competenza esclusiva ai sensi dell’art. 24 Reg. UE n. 1215/2012.