La preclusione per coesistenza opera anche per le famiglie di marchi (Cass. civ. Sez. 1 n. 12772 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio della c.d. preclusione per coesistenza, desumibile dalla sentenza della Corte di giustizia UE del 22 settembre 2011, causa C-482/09, opera non solo con riferimento al singolo marchio di cui sia chiesta la registrazione, ma anche quando l’uso simultaneo e di lunga durata riguardi il cuore distintivo di un segno riportato in una pluralità di marchi avvinti dalla situazione nota come “famiglia di marchi” o “marchi seriali”. In tal caso, la prolungata coesistenza pacifica tra famiglie di marchi facenti uso del medesimo elemento distintivo fa venire meno il requisito essenziale del rischio di confusione in concreto, precludendo al titolare del marchio anteriore di opporsi alla registrazione del segno posteriore. La buona fede rilevante è quella oggettiva, coincidente con la correttezza della condotta imprenditoriale, e può essere desunta in via presuntiva dalla prolungata coesistenza dei segni sul mercato. L’accertamento della coesistenza pacifica e dell’acquisita capacità distintiva costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

La società RTL 102,500 Hit Radio s.r.l. aveva richiesto la registrazione del marchio “RTL 102.5 VIARADIO” per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 41. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, accogliendo l’opposizione della società RTL Group Markenverwaltungs GmbH, aveva respinto la domanda ritenendo sussistente un rischio di confusione con i marchi anteriori della opponente. La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM aveva invece accolto l’impugnazione della richiedente, valorizzando la circostanza della prolungata coesistenza di due famiglie di marchi aventi in comune il lemma “RTL”, tale da escludere il rischio di confusione. Avverso tale decisione, la società opponente ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La S.C. affronta il tema dell’applicabilità del principio della c.d. preclusione per coesistenza alle “famiglie di marchi”. Richiamato il principio enunciato dalla Corte di giustizia UE nella causa C-482/09, Budweiser, secondo cui il titolare di un marchio anteriore non può ottenere l’annullamento di un marchio posteriore in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata che non pregiudichi la funzione essenziale del marchio, la Corte ne afferma l’estensione alla pluralità di segni accomunati dal medesimo elemento distintivo. La famiglia di marchi sussiste quando più segni, avvinti dal c.d. gene familiare, vengono percepiti dal pubblico come riferibili a una medesima impresa; in tale evenienza, l’uso prolungato e pacifico dei segni seriali fa venir meno il rischio di confusione in concreto. La Corte rigetta altresì l’argomento per cui l’istituto potrebbe operare solo per ampliare il giudizio di confondibilità e non per restringerlo.

Quanto alla buona fede, la S.C. ne precisa la nozione rilevante: essa assume il connotato della correttezza nella condotta imprenditoriale, coincidendo con l’uso del marchio che non consista in una strategia commerciale sleale. La presunzione di buona fede non è collegata alla qualità di titolare del marchio successivo, ma è fondata sulla prolungata coesistenza delle due famiglie di marchi per circa un trentennio, quale elemento presuntivo di libera valutazione dell’assenza di condotta scorretta. L’accertamento compiuto dalla Commissione dei ricorsi circa la coesistenza pacifica e l’uso ininterrotto del segno costituisce giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, come confermato da Cass., sez. I, 27 maggio 2024, n. 14680.

Infine, la Corte dichiara inammissibile il motivo concernente il difetto di motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha ricavato in via presuntiva la buona fede dall’ultradecennale uso del marchio, senza indagare sulla denunciata nullità della prima registrazione, oggetto di un distinto giudizio ordinario di cognizione pendente innanzi al Tribunale di Milano. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese in favore della società resistente e compensazione integrale nei confronti del Ministero.