Contraffazione del brevetto e varianti peggiorative prive di originalità (Cass. civ. Sez. 1 n. 12242 del 01.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del titolare di un brevetto per invenzione industriale, consistente nel vietare ai terzi di produrre e commercializzare il prodotto brevettato ai sensi dell’art. 66, comma 2, lett. a), c.p.i., è vulnerato dalla realizzazione di un dispositivo che replichi il trovato salvo che per differenze che lo rendano meno funzionale. La contraffazione non è esclusa dalla presenza di varianti prive del carattere di originalità perché ovvie per il tecnico medio; in tal caso, l’opera realizzata costituisce una mera combinazione della riproduzione degli insegnamenti del brevetto con una soluzione tecnica priva di valore. L’accertamento della contraffazione va compiuto raffrontando l’idea inventiva tutelata con quella realizzata nel nuovo ritrovato, senza limitarsi ai particolari costruttivi.

Il Fatto

Il titolare di un brevetto europeo avente ad oggetto un estrattore automatico dei fondi di caffè conveniva in giudizio una società concorrente, deducendo la contraffazione della porzione italiana del proprio trovato. Il dispositivo commercializzato dal terzo presentava una forma del carter diversa da quella brevettata: conica nel primo, piatta nel secondo. Il Tribunale rigettava la domanda e la Corte di appello di Venezia confermava la decisione, escludendo sia la contraffazione letterale sia quella per equivalenti, sul rilievo che la variante produceva un risultato tecnico complessivo differente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso. Ha preliminarmente disatteso le eccezioni di inammissibilità della controricorrente e ha enunciato il principio secondo cui la contraffazione del brevetto non è esclusa dalla presenza di varianti equivalenti prive del carattere di originalità, in quanto ovvie per il tecnico medio che affronti il medesimo problema, richiamando Cass. 7 febbraio 2020, n. 2977 e Cass. 2 novembre 2015, n. 22351.

Nel caso di specie, la diversa conformazione del carter non presentava alcuna originalità, mancando anzi di equivalenza funzionale rispetto all’elemento protetto, e determinava un risultato deterioriore in termini di efficienza. La Corte ha precisato che il diritto del titolare è vulnerato dalla creazione di un dispositivo che replichi quello coperto da privativa, salvo differenze peggiorative: ammettere il contrario consentirebbe di eludere la tutela con modifiche meramente deteriori.

I giudici di legittimità hanno altresì richiamato il principio, enunciato da Cass. 4 dicembre 1967, n. 2878, per cui l’esame non va limitato ai particolari costruttivi delle due realizzazioni ma va compiuto raffrontando l’idea inventiva tutelata dal brevetto con quella del nuovo ritrovato. La Corte di merito, valorizzando l’importanza centrale della sola forma del carter, non aveva considerato che tutte le altre caratteristiche della rivendicazione erano state riprodotte. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione.