Limitazione del brevetto in appello: ammissibile e non è domanda nuova (Cass. civ. Sez. 1 n. 12194 del 01.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La facoltà del titolare di sottoporre al giudice, ai sensi dell’art. 79, comma 3, c.p.i., la riformulazione delle rivendicazioni in un giudizio di nullità del brevetto è esercitabile «in ogni stato e grado del giudizio» e non è soggetta a un vaglio discrezionale del giudice, il quale è chiamato solo a verificarne i presupposti, salvo che l’istanza si risolva in un abuso del processo o in una condotta contraria a buona fede processuale. La presentazione dell’istanza in appello, quando il brevetto sia stato dichiarato nullo in primo grado, non costituisce domanda nuova né uso non consentito della facoltà, ma piena esplicazione della stessa. La verifica del rispetto dei limiti della domanda di brevetto originaria e dell’assenza di estensione della protezione attiene al merito e, se compiuta dal giudice di merito sulla base della consulenza tecnica, non è sindacabile in cassazione.

Il Fatto

La società, titolare di un modello di utilità, convenne in giudizio la società concorrente e il suo legale rappresentante per far accertare la validità dei propri titoli di privativa, tra cui un brevetto per invenzione nazionale, e la nullità del modello di utilità di controparte. I convenuti, in via riconvenzionale, chiesero la declaratoria di nullità del modello di utilità della società attrice.

Il Tribunale, all’esito di una prima consulenza tecnica che aveva ritenuto privi di validità tutti i titoli, dispose una seconda indagine sulla limitazione delle rivendicazioni proposta dai convenuti; quindi dichiarò la nullità dei titoli e respinse l’istanza di limitazione, ritenendola tardiva perché formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni. La Corte d’Appello di Genova, adita dai convenuti, ha invece accolto l’istanza di limitazione presentata con il quarto motivo di appello, limitando le rivendicazioni del brevetto in conformità alle conclusioni del secondo consulente tecnico.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili. Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione di plurime disposizioni del c.p.i. e dell’art. 111 Cost., sostenendo l’inammissibilità del motivo di appello accolto, la natura di domanda nuova dell’istanza di limitazione e l’illegittima estensione della protezione brevettuale.

La S.C. ha ricordato che l’art. 79, comma 3, c.p.i. consente al titolare di sottoporre al giudice la riformulazione delle rivendicazioni «in ogni stato e grado del giudizio», al fine di conservare la privativa con limitazioni; l’istanza non è sottoposta ad alcun vaglio discrezionale, dovendo il giudice solo verificarne i presupposti, salvo che non ravvisi una violazione del dovere di buona fede processuale o un abuso del processo, caratterizzati dall’evidente carattere fittizio dell’iniziativa. La presentazione dell’istanza in appello, dopo la declaratoria parziale di nullità in primo grado, non costituisce domanda nuova, ma esercizio della facoltà in coerenza con la finalità dell’istituto.

Il secondo motivo, incentrato sulla pretesa violazione dei requisiti di chiarezza, novità e attività inventiva delle rivendicazioni riformulate, è stato ritenuto inammissibile perché involge una rivalutazione del merito: la Corte d’appello, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, ha compiuto una valutazione tecnica riservata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità.

Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 115 c.p.c. e all’omesso esame di un fatto decisivo, è stato dichiarato inammissibile: la ricorrente contestava la scelta del giudice di merito di non discostarsi dalla seconda consulenza tecnica, ma tale doglianza non integra né il vizio di cui all’art. 115 c.p.c., che ricorre solo quando il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, né il paradigma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., che richiede l’omessa valutazione di un fatto storico decisivo e non di risultanze istruttorie.