Preclusione per coesistenza e famiglie di marchi (Cass. civ. Sez. 1 n. 12778 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio della c.d. preclusione per coesistenza, elaborato dalla Corte di giustizia UE nella causa C-482/09, opera anche quando l’uso simultaneo in buona fede riguardi il cuore distintivo di un marchio, riportato in una pluralità di segni avvinti dalla situazione nota come “famiglia di marchi” o “marchi seriali”, tale da escludere il rischio di confusione in concreto. La “famiglia di marchi” non è utilizzabile solo per ampliare il giudizio di confondibilità ex art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 30/2005, ma anche per restringerlo, ove la pacifica convivenza poliennale abbia radicato nel pubblico la consapevolezza della differente provenienza imprenditoriale dei segni. La valutazione della coesistenza è giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità e l’accertamento della buona fede del titolare del marchio posteriore può essere fondato su elementi presuntivi, quale la prolungata convivenza, senza che operi l’inversione dell’onere probatorio di cui all’art. 2600 c.c., in assenza di accertati atti di concorrenza sleale.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava la sentenza della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi che, accogliendo il ricorso della società concorrente, aveva respinto l’opposizione proposta avverso la domanda di registrazione del marchio “RTL 102.5 BEST” per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 41. L’UIBM aveva in precedenza accolto l’opposizione, ritenendo sussistente un rischio di confusione tra i segni. La Commissione aveva invece valorizzato la prolungata coesistenza di due famiglie di marchi accomunate dal lemma “RTL”, ritenendo venuto meno il pericolo di confusione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, affronta il tema dell’applicabilità del principio della preclusione per coesistenza alle ipotesi di famiglia di marchi. richiamato il precedente della Corte di giustizia nella causa Budweiser, che esclude l’annullamento del marchio posteriore in caso di uso simultaneo in buona fede e di lunga durata, la S.C. ne afferma l’estensione per identità di ratio alla situazione in cui il rischio di confondibilità sia escluso con riguardo a una pluralità di segni coesistenti da lungo tempo, riconducibili alla stessa impresa e avvinti dal medesimo “gene familiare”.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 30/2005, la Corte esclude che la famiglia di marchi possa rilevare solo per ampliare il giudizio di confondibilità ai sensi della lett. a): una volta individuata una situazione di fatto, questa è suscettibile di essere inserita in qualsiasi fattispecie la contempli, a prescindere dall’effetto che la norma le ricolleghi. I presupposti fattuali della coesistenza pacifica ultradecennale e della capacità distintiva autonoma acquisita dal segno costituiscono giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità.

In relazione alla buona fede, requisito della preclusione per coesistenza, la Corte distingue tra buona fede in senso oggettivo, quale regola di correttezza della condotta imprenditoriale, e buona fede in senso soggettivo, quale ignoranza di ledere l’altrui diritto. Il riferimento all’honest concurrent use enuncia una nozione di correttezza, senza che possa applicarsi la presunzione di cui all’art. 1147 c.c., né la presunzione di colpa di cui all’art. 2600 c.c., in assenza di accertati atti di concorrenza sleale. La presunzione di buona fede del titolare del marchio posteriore è stata correttamente fondata dalla Commissione su un elemento presuntivo di libera valutazione, ravvisato nella prolungata coesistenza ultratrentennale delle due famiglie di marchi, sulla base del fatto noto della convivenza pacifica.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per non cogliere la ratio decidendi, avendo la Commissione ricavato in via presuntiva la buona fede dall’uso prolungato, senza indagare sulla denunciata nullità della prima registrazione, oggetto del distinto giudizio ordinario pendente innanzi al Tribunale di Milano. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della società controricorrente, compensandole nei confronti del Ministero.