La preclusione per coesistenza si estende alla famiglia di marchi (Cass. civ. Sez. 1 n. 12773 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il principio della c.d. preclusione per coesistenza, elaborato dalla Corte di giustizia UE in causa C-482/09, opera anche quando l’uso simultaneo e prolungato riguardi il cuore distintivo di una pluralità di marchi riconducibili alla stessa impresa, nota come famiglia di marchi. Tale circostanza è idonea a far venire meno il requisito essenziale del pericolo di confusione tra i segni in conflitto. La buona fede del titolare del marchio posteriore, richiesta per l’applicazione della preclusione, assume il connotato oggettivo della correttezza della condotta imprenditoriale e può essere desunta in via presuntiva dalla prolungata coesistenza dei segni sul mercato. L’accertamento della coesistenza pacifica e dell’uso ultradecennale dei marchi costituisce giudizio di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società, titolare di una famiglia di marchi recanti la sigla “RTL” e utilizzati ininterrottamente dal 1976 come marchio di fatto e dal 1991 come marchio registrato, presentava domanda di registrazione del marchio “RTL 102.5 BRO&SIS” per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 41. L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, accogliendo l’opposizione della società concorrente, anch’essa titolare di marchi contenenti il medesimo lemma “RTL”, respingeva la domanda per rischio di confusione. La Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’UIBM accoglieva invece il ricorso della società richiedente, ritenendo venuto meno il pericolo di confusione in ragione della prolungata coesistenza delle due famiglie di marchi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso della società opponente, ha innanzitutto escluso che il principio della preclusione per coesistenza operi limitatamente al singolo marchio di cui sia chiesta la registrazione. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia UE in causa C-482/09, la Suprema Corte ha affermato che tale principio, fondato sull’inesistenza del rischio di confusione in virtù della lunga coesistenza pacifica delle attività imprenditoriali, non può che estendersi, per identità di ratio, all’ipotesi in cui l’uso simultaneo riguardi il “cuore” del marchio, riprodotto in una pluralità di segni avvinti dal medesimo elemento distintivo, ossia la famiglia di marchi.

Quanto alla dedotta violazione del requisito della buona fede, la Corte ha precisato che la nozione rilevante nella specie è quella di honest concurrent use, ossia un comportamento improntato a criteri di correttezza, senza l’intento di inserirsi nella scia del concorrente. Tale buona fede, avente connotato oggettivo, non è soggetta alla presunzione di cui all’art. 1147 c.c., ma può essere desunta in via presuntiva dal comportamento concreto, e segnatamente dalla prolungata coesistenza dei segni per circa un trentennio, quale fatto noto dal quale trarre l’assenza di condotte scorrette e sleali.

La Corte ha infine ritenuto insindacabile in sede di legittimità l’accertamento in fatto compiuto dalla Commissione dei ricorsi in ordine alla coesistenza pacifica dei marchi, all’uso ultradecennale del segno e all’esistenza di una famiglia di marchi notori anteriore, trattandosi di valutazioni che confluiscono nel giudizio di confondibilità. Ha altresì escluso l’invocabilità della presunzione di colpa di cui all’art. 2600 c.c., non essendo stato accertato alcun atto di concorrenza sleale.